Постанова in case no. 910/15156/18

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2021 року

м. Київ

Справа 910/15156/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Львова Б. Ю. (головуючий), Булгакової І. В. і Малашенкової Т. М.,

за участю секретаря судового засідання Крапивної А. М.,

представників учасників справи:

позивача - акціонерного товариства Калцекс , Kalceks, AS (далі - Товариство) - Нікулеска Д. С.,

відповідачів: товариства з обмеженою відповідальністю Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я Народу (далі - Підприємство) - Галана М. О., Плесюк Н. С.,

державного підприємства Український інститут інтелектуальної власності (далі -Інститут) - не з`явився,

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційні скарги Товариства та Підприємства

на рішення господарського суду міста Києва від 02.12.2020 (суддя Зеленіна Н. І.),

постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.02.2021 [колегія суддів: Остапенко О. М. (головуючий), Шаптала Є. Ю., Грек Б. М.]

та додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 25.02.2021 [колегія суддів: Остапенко О. М. (головуючий), Шаптала Є. Ю., Грек Б. М.]

зі справи 910/15156/18

за позовом Товариства

до Підприємства, Інституту

про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Короткий зміст позовних вимог

1.1. Товариство звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсними свідоцтв України 233422, 233421 на знаки для товарів і послуг, власниками яких є Підприємство, а також просило зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (правонаступником якого є Інститут) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені Промислова власність .

1.2. Позовна заява з посиланням, зокрема, на приписи, статей 418, 420, 424 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), абзаців третього та шостого пункту 2 статті 6 та підпункту а пункту 1 статті 19 Закону України від 15.12.1993 3689-ХІІ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг (далі - Закон 3689), мотивована невідповідністю знака МОРФІН-ЗН за свідоцтвом України 233422 та знака ФЕНТАНІЛ-ЗН за свідоцтвом України 233421 умовам надання правової охорони, оскільки вони складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів певного виду та із загальновживаних термінів.

2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

2.1. Справа неодноразово розглядалася господарськими судами.

2.2. Рішенням господарського суду міста Києва від 02.12.2020, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.02.2021, у задоволенні позову відмовлено повністю.

2.3. Прийняті зі справи судові рішення з посиланням, зокрема, на приписи статей 15, 16, 90, 499 ЦК України, статті 159 Господарського кодексу України, пункту 2 статті 6, статті 16, пункту 1 статті 19 Закону 3689, статті 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності (від 20 березня 1883 року) та пункту 4.3.1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила), затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 116 (у редакції наказу Держпатенту України від 20.08.1997 72) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за 276/812, мотивовано тим, що знаки для товарів і послуг МОРФІН-ЗН за свідоцтвом України 233422 та ФЕНТАНІЛ-ЗН за свідоцтвом України 233421 відповідають умовам надання правової охорони.

2.4. Додатковою постановою Північного апеляційного господарського суду від 25.02.2021 заяву Підприємства про відшкодування судових витрат задоволено частково: стягнуто з Товариства 15 000 грн. витрат на професійну правничу допомогу.

3. Короткий зміст вимог касаційних скарг

3.1. Товариство, посилаючись на порушення місцевим та апеляційним господарськими судами норм матеріального і процесуального права, просить суд касаційної інстанції рішення суду першої інстанції та апеляційного господарського суду зі справи скасувати, а справу передати на новий розгляд до місцевого суду.

3.2. Підприємство, посилаючись на порушення апеляційним господарським судом норм матеріального і процесуального права, просить суд касаційної інстанції додаткову постанову апеляційного господарського суду зі справи скасувати в частині відмови Підприємству у відшкодуванні судових витрат на суму 133 506,26 грн. та в цій частині прийняти нову постанову, якою задовольнити його заяву про відшкодування судових витрат у повному обсязі.

4. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

4.1. Доводи Товариства

4.1.1. Попередніми судовими інстанціями не було виконано приписи Верховного Суду, викладені в постанові від 18.06.2020 з цієї справи, щодо необхідності перевірки, чи не займають елементи спірних знаків - Міжнародні непатентовані (неприватні) назви фармацевтичних субстанцій ( International Nonproprietary Names for pharmaceutical substances ; далі - INN) фентаніл та морфін домінуючого положення у зображенні знака за спірними свідоцтвами.

4.1.2. Суд апеляційної інстанції, знехтувавши очевидним фактом, що морфін та фентаніл є INN та складають загальної площі знаків МОРФІН-ЗН та ФЕНТАНІЛ-ЗН за спірними свідоцтвами, що є домінуючим положенням в зображенні цих знаків, безпідставно не застосував приписи пункту 2 статті 6 Закону 3689.

4.1.3. Офіційне скорочення назви Товариства - ТОВ ХФП ЗДОРОВ`Я НАРОДУ , іншого скорочення його Статут не містить, а тому висновок попередніх судових інстанцій, що позначка ЗН є комерційним найменуванням Товариства, хибний.

4.1.4. Судом першої інстанції порушено вимоги статей 76- 79, 91, 96, 210 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), що призвело до прийняття ним за основу рішення експертного висновку від 20.08.2020 G-001-TTM/20 у сфері інтелектуальної власності (далі - Висновок G-001-TTM/20), зробленого на підставі неналежних, недопустимих і недостовірних доказів, а судом апеляційної інстанції зазначені порушення проігноровано.

4.1.5. Попередніми судовими інстанціями необґрунтовано відхилене клопотання позивача про призначення експертизи судом та дослідження доказів щодо встановлення обставин, які мають значення для правильного вирішення справи.

4.1.6. Місцевий та апеляційний господарські суди, відмовляючи в задоволенні позову, прийняли як належні та допустимі докази Висновок G-001-TTM/20 та висновок експерта від 02.01.2019 6193 експертизи об`єктів інтелектуальної власності у господарській справі (далі - Висновок 6193), визнавши їх обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи. Проте водночас не прийняли висновок експертів від 02.11.2018 1230 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності (далі - Висновок 1230), не оцінили його на предмет належності, допустимості, достовірності та достатності, в тому числі у сукупності з іншими доказами.

4.2. Доводи Підприємства

Суд апеляційної інстанції, зменшуючи розмір відшкодування витрат на професійну правничу допомогу з підстав:

- відсутності документів, які підтверджують витрачений адвокатом час для надання послуг з професійної правничої допомоги, - неправильно застосував частину другу статті 24 Закону України Про адвокатуру та адвокатську діяльність , порушив положення частини другої статті 126 ГПК України, а також не врахував правові висновки із застосування наведених норм, викладені в постановах Верховного Суду від 20.11.2018 у справі 910/23210/17, від 28.12.2020 у справі 640/18402/19, від 12.12.2019 у справі 922/1897/18;

- неспівмірності витрат на професійну правничу допомогу - порушив положення частини четвертої та частини шостої статті 126 ГПК України, а також не врахував правові висновки із застосування наведених норм, викладені в постанові Верховного Суду від 03.05.2019 у справі 910/10911/18.

4.3. Доводи інших учасників

4.3.1. Підприємство подало відзив на касаційну скаргу Товариства, в якому зазначило про безпідставність її доводів та просило зазначені рішення місцевого і постанову апеляційного господарських судів зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

4.3.2. У свою чергу, й Товариство подало відзив на касаційну скаргу Підприємства, в якому також зазначило про безпідставність її доводів та просило зазначену додаткову постанову апеляційного господарського суду зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

4.3.3. Від Інституту відзив на касаційні скарги не надходив.

5. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

5.1. Місцевим судом у справі встановлено, зокрема, що:

- Товариство є європейським фармацевтичним виробником з потужностями з виробництва лікарських препаратів у Латвії та Словенії;

- у 2016 році позивачем було отримано в Україні реєстраційні посвідчення на лікарські засоби, а саме:

реєстраційне посвідчення UA/15322/01/01 на лікарський засіб Морфін Калцекс, розчин для ін`єкцій, 10 мг/мл , видане на підставі наказу Міністерства охорони здоров`я України від 28.07.2016 787;

реєстраційне посвідчення UA/15323/01/01 на лікарський засіб Фентаніл Калцекс, розчин для ін`єкцій, 0,05 мг/мл , видане на підставі наказу Міністерства охорони здоров`я України від 28.07.2016 787;

позивач є власником знака для товарів і послуг - комерційного найменування Калцекс , міжнародна реєстрація від 01.10.2014 1226545 для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП);

- Підприємство є власником свідоцтва України від 25.10.2017 233422 на знак для товарів і послуг МОРФІН-ЗН та свідоцтва України від 25.10.2017 233421 на знак для товарів і послуг ФЕНТАНІЛ-ЗН щодо товарів 5 класу МКТП, а саме: фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; ліки для людей; наркотики; наркотики на фармацевтичні потреби;

Товариство зазначає, що воно у 2018 році поставило в Україну знеболювальні препарати, зокрема лікарські засоби Морфін Калцекс, розчин для ін`єкцій та Фентаніл Калцекс, розчин для ін`єкцій (Інвойс від 07.02.2018 КЕ-030, вантажоодержувач - товариство з обмеженою відповідальністю ДіАТОМ );

- у процесі митного оформлення даного вантажу виникли проблеми у зв`язку із зверненням Підприємства в органи Державної фіскальної служби із заявами, обумовленими наявністю прав інтелектуальної власності, які випливають, зокрема, з патентів України на корисні моделі 120761, 120762, 120763, 120764, власником яких є Підприємство;

- позивач вважає, що свідоцтва України 233422 та 233421 на знак для товарів і послуг МОРФІН-ЗН та ФЕНТАНІЛ-ЗН мають бути визнані недійсними повністю через невідповідність знаків для товарів і послуг умовам надання правової охорони.

5.2. Відповідно до Висновку G-001-TTM/20:

буквосполучення ЗН , яке входить до об`єкта, що охороняється як знак для товарів і послуг ФЕНТАНІЛ-ЗН за свідоцтвом України 233421 , є таким, що мало розрізняльну здатність на 20.04.2017 - дату подання заявки m201707193;

знак для товарів і послуг ФЕНТАНІЛ-ЗН за свідоцтвом України 233421 не складається лише з позначень, що не мали розрізняльної здатності на 20.04.2017 - дату подання заявки m201707193;

буквосполучення ЗН , яке входить до об`єкта, що охороняється як знак для товарів і послуг МОРФІН-ЗН за свідоцтвом України 233422 , є таким, що мало розрізняльну здатність на 20.04.2017 - дату подання заявки m201707195;

знак для товарів і послуг МОРФІН-ЗН за свідоцтвом України 233422 не складається лише з позначень, що не мали розрізняльної здатності на 20.04.2017 - дату подання заявки m201707195.

5.3. Місцевим судом також встановлено, що:

- судовим експертом Ткачуком Т.М. досліджено позначення -ЗН щодо його розрізняльної здатності, яке:

не відноситься до позначень, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; не відноситься до реалістичних зображень товарів; не відноситься до тривимірних об`єктів, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням;

у Додатку 6 Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров`я України 19.07.2005 360, наведено рецептурні скорочення, прийняті у медичній та фармацевтичній практиці. У цьому переліку не виявлено скорочень, які могли б бути транслітеровані як -ЗН ;

у відкритих джерелах, зокрема у Фармацевтичній енциклопедії, серед переліку основних скорочень також не виявлено позначень, що використовуються в медичній практиці та мають скорочення -ЗН ;

отже, позначення -ЗН не є загальновживаним скороченням щодо товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; ліки для людини; наркотики; наркотики на фармацевтичні потреби;

також у результаті проведеного дослідження у наданих матеріалах судовим експертом не виявлено відомостей, що позначення -ЗН внаслідок його тривалого використання в Україні кількома виробниками як знаків для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів;

виходячи з наданих матеріалів, позначення -ЗН може викликати асоціативний зв`язок із абревіатурою від комерційного (фірмового) найменування одного з виробників препарату морфін , а саме: Підприємства;

- відповідно до статуту Підприємства (пункт 1.2), затвердженого рішенням загальних зборів його учасників 08.07.2013, визначено повне та скорочене найменування підприємства, а саме:

повне найменування:

українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ХАРКІВСЬКЕ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗДОРОВ`Я НАРОДУ ;

російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОРГАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ ХАРЬКОВСКОЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗДОРОВЬЕ НАРОДУ ;

англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY KHARKIV PHARMACEUTICAL ENTERPRISE ZDOROVYE NARODU ;

скорочене найменування:

українською мовою: ТОВ ХФП ЗДОРОВ`Я НАРОДУ ;

російською мовою: ООО ХФП ЗДОРОВЬЕ НАРОДУ ;

англійською мовою: LLC КРЕ ZDOROVYE NARODU ;

у пункті 1.3 статуту Підприємства зазначено, що його учасниками є:

компанія ЗН ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД (ZN UKRAINE LIMITED)...;

компанія ЗН КИЇВ ЛІМІТЕД (ZN KIEV LIMITED);

аналогічні відомості (лише без зазначення найменування російською мовою) викладені у статуті Підприємство (нова редакція), що затверджений рішенням загальних зборів учасників 25.07.2019;

- на дату подачі заявки на знаки для товарів і послуг МОРФІН-ЗН та ФЕНТАНІЛ-ЗН Підприємством було подано заявки та отримано свідоцтва на такі знаки для товарів і послуг з позначенням ЗН , як ОМНОПОН-ЗН (свідоцтво України 129189 ), БУПРЕКСОН-ЗН (свідоцтво України 130692 ), ПРОМЕДОЛ-ЗН (свідоцтво України 129188 ), БІОФЛОРАКС-ЗН (свідоцтво України 129187 );

- також на дату подачі заявки на знаки для товарів і послуг МОРФІН-ЗН та ФЕНТАНІЛ-ЗН (на 20.04.2017) та до цього часу Підприємством були зареєстровані і виробляються лікарські засоби з позначенням ЗН , а саме: НАЛБУФІН-ЗН , МОРФІН-ЗН , МЕТАДОН-ЗН (табл. 40 мг), МЕТАДОН-ЗН (табл. 10 мг), МЕТАДОН-ЗН (розчин), КЕТАМІН-ЗН , ДІАЗЕПАМ-ЗН . Копії реєстраційних посвідчень на зазначені лікарські засоби додано до матеріалів справи;

- відповідно до ліцензійного договору від 03.01.2011 14 на використання об`єктів права інтелектуальної власності, укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю Фармацевтична група Здоров`я (Ліцензіар) і Підприємством (ліцензіат), та додаткових угод 32, 44 до нього від 10.02.2015 і від 31.12.2018, відповідно до яких сторони дійшли згоди доповнити перелік об`єктів права інтелектуальної власності, щодо яких надається ліцензія, в тому числі такими знаками для товарів і послуг, правова охорона яких поширюється на товари 5 класу МКТП: БІОФЛОРАКС-ЗН - свідоцтво від 27.09.2010 129187; ПРОМЕДОЛ-ЗН - свідоцтво України від 27.09.2010 129188; ОМНОПОН-ЗН - свідоцтво від 27.09.2010 129189; БУПРЕКСОН-ЗН - свідоцтво від 25.10.2010 130692; ФАЗЕПАМ-ЗН - свідоцтво від 10.02.2015 196193 ;

за таких обставин виробник лікарських засобів - Підприємство - на дату подання заявки на знак для товарів і послуг m201707195 - 20.04.2017 вже виробляло лікарські засоби з позначенням -ЗН та, відповідно, було відомим серед певного кола своїх споживачів (зокрема, медичних працівників, фармацевтів тощо) як виробник лікарських засобів, в тому числі анальгетиків-опіоїдів;

- наркотичні анальгетики є препаратами, які випускаються виключно за рецептами, при цьому згідно з Додатком 3 Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що затверджені Наказом МОЗ України 19.07.2005 360, лікарські засоби із діючою речовиною морфіну гидрохлорид належать до рецептурних препаратів зі встановленою гранично допустимою для відпуску кількістю засобу на один рецепт, відповідно, цілком ймовірно, що у медичних працівників, які виписують рецепти на ці препарати, та фармацевтів буде виникати асоціативний зв`язок у сприйманні другої частини позначення препарату -ЗН із вказівкою на абревіатуру комерційного (фірмового) найменування одного з відомих їм виробників лікарських засобів - Підприємства;

- у Висновку G-001-TTM/20 експертом зазначено, що рецептурний препарат просувається тільки серед вузьких фахівців і opinion-лідерів, для яких одним з критеріїв успішного найменування є присутність клінічної термінології. Якщо рецептурний медикамент призначений для лікування дуже серйозних захворювань, то для лікарів велике значення матиме також й ім`я виробника цих ліків;

- судовим експертом не виявлено фактів, що свідчать про використання позначення -ЗН ні як назви товару (послуги) споживачами чи медичними фахівцями, ні про застосування цього позначення як назви одного і того ж товару (послуги) або товарів (послуг) того ж виду, що випускаються (надаються) різними особами;

- буквосполучення ЗН , яке входить до об`єкта, що охороняється як знак для товарів і послуг МОРФІН-ЗН за свідоцтвом України 233422 , є таким, що мало розрізняльну здатність на дату подання заявки m201707195. У колі споживачів найбільш імовірно буде викликати асоціативний зв`язок саме із абревіатурою від комерційного (фірмового найменування) виробника цього товару - ТОВ ХФП Здоров`я народу , і вказувати на особу виробника;

- за результатами експертного дослідження судовим експертом встановлено, що позначення МОРФІН-ЗН , що охороняється як знак для товарів і послуг 233422, складається зі слова МОРФІН та буквосполучення ЗН , виконаних кирилицею, між якими міститься дефіс;

- наркотичні лікарські засоби відпускаються за рецептами, більше того, відповідно до пункту 5 Правил виписування рецептів - рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами виписуються на спеціальних рецептурних бланках форми 3, відповідно, для медичних працівників та фармацевтів наявність в позначенні МОРФІН-ЗН частини -ЗН , яка може викликати асоціативний зв`язок у лікарів та працівників аптек і аптечних пунктів із абревіатурою найменування юридичної особи, а саме: виробника даного препарату - Підприємства, буде вирізняти цей препарат серед інших виробників препаратів;

- аналогічний висновок зроблено судовим експертом стосовно експертного дослідження щодо позначення ФЕНТАНІЛ-ЗН ;

- у Висновку 6193 судовий експерт Струк І. О. також дійшов висновку, що буквосполучення ЗН не є загальновживаним позначенням для фармацевтичних товарів та використовувалось за період з 26.10.2011 до 06.01.2017 Підприємством у назвах лікарських засобів власного виробництва, зокрема щодо таких лікарських засобів, як СУЛЬПІРИД-ЗН , ФЕНОБАРБІТАЛ-ЗН , ТРАМАДОЛ-ЗН , ЗОПІКЛОН-ЗН , ВЕНЛАФАКСИН-ЗН , НАЛОКСОН-ЗН , ПРАМІПЕКСОЛ-ЗН , КЛОФЕЛІН-ЗН , АМІТРИПТИЛІНУ ГІДРОХЛОРИД-ЗН , БУПІВАКАЇН-ЗН , ФАЗЕПАМ-ЗН , ОМНОПОН-ЗН , МЕТАДОН-ЗН , НАЛБУФІН-ЗН , МОРФІН-ЗН , ПРОМЕДОЛ-ЗН , ДІАЗЕПАМ-ЗН , КЕТАМІН-ЗН ;

- позначення ЗН постійно та систематично використовується Підприємством у господарському обігу та саме так воно позначає себе на ринку і це позначення використовується для його ідентифікації в господарських (комерційних) відносинах;

- суд критично сприймає висновок, складений від 02.11.2018 1230 експертами за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, а відповідно до якого: позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг ФЕНТАНІЛ-ЗН за свідоцтвом України 233421 та МОРФІН-ЗН за свідоцтвом України 233422 , є такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 20.04.2017 дату подання заявок m2017 07193 та m201707195 відповідно;

- частина позначення МОРФІН , ФЕНТАНІЛ , що використовується в назві лікарського засобу, походять від хімічного складу препарату, є міжнародними непатентованими назвами лікарських засобів, які не відповідають умовам надання правової охорони знакам, та застосовується декількома незалежними один від одного виробниками лікарських засобів в назві певного товару (лікарського засобу) тривалий час;

- елемент ЗН є буквосполученням, що використовується як частина назви лікарського засобу, елемента знака для товарів і послуг та відповідно до морфологічного способу творення слів є абревіацією частини назви Підприємства, а саме Здоров`я народу , та не належить до категорії загальновживаних позначень.

5.4. Апеляційним судом додатково встановлено, що:

- Висновок 1230 суперечить наявному у справі висновку 057/19 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 30.07.2019, Висновку 6193 та Висновку G-001-TTM/20, які визнані судом такими, що складені з дотриманням норм процесуального законодавства та відповідають іншим наявним у справі доказам у справі;

- Висновок 1230 суперечить документам, які підтверджують факт використання Підприємством комерційного найменування ЗН .

6. ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

6.1. Постанова Верховної Ради України від 23.12.1993 3771-XII Про введення в дію Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг (далі - Постанова 3771):

абзац п`ятий пункту 3:

- свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

6.2. Закон 3689:

стаття 1:

- знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб;

абзаци другий, третій, шостий та восьмий пункту 2 статті 6:

не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака;

підпункт а пункту 1 статті 19:

- свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

6.3. ГПК України:

частина перша - четверта статті 13:

- судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін;

- учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом;

- кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом;

- кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій;

частина перша статті 14:

- суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом;

частина перша статті 73:

- доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи;

частина перша статті 74:

- кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень;

частина перша статті 76:

- належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування;

стаття 77:

- обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування;

- докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються;

стаття 79:

- наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування;

- питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання;

стаття 86:

- суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів;

- жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності;

- суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів);

частини перша та друга статті 300:

- переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права;

- суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази;

пункт 2 частини першої статті 308:

- суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду;

частина перша статті 316:

- вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов`язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

7. Оцінка аргументів учасників справи і висновків місцевого та апеляційного господарських судів

7.1. Причиною цього спору є питання щодо наявності чи відсутності правових підстав для визнання недійсним свідоцтва України 233422 на знак МОРФІН-ЗН та свідоцтва України 233421 на знак ФЕНТАНІЛ-ЗН як таких, що не відповідають умовам надання правової охорони через складання їх лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів певного виду.

7.2. Згідно з абзацом п`ятим пункту 3 Постанови 3771 свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Статтею 1 Закону 3689 визначено, що знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до абзацу третього пункту 2 статті 6 Закону 3689 не можуть одержати правову охорону також позначення, які: складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

Абзацом восьмим статті 6 Закону 3689 визначено, що позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Підпунктом а пункту 1 статті 19 Закону 3689 визначено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

7.3. Як було встановлено попередніми судовими інстанціями частина позначень МОРФІН , ФЕНТАНІЛ , що використовуються у назві лікарських засобів, походять від хімічного складу препаратів, є міжнародними непатентованими назвами лікарських засобів, що не відповідає умовам надання їм правової охорони як знакам для відповідних товарів.

7.4. Суд апеляційної інстанції, відхиляючи доводи Товариства про невиконання місцевим судом вказівок Верховного Суду щодо необхідності вирішення питання стосовно домінування одної частини позначення над іншою, зазначив про їх помилковість, мотивувавши власний висновок тим, що зазначене касаційною інстанцією викладено не у формі вказівки суду першої інстанції, а зауважено, що, якщо під час перевірки наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, встановлених пунктом 2 статті 6 Закону 3689, буде виявлено, що заявлене позначення містить у своєму складі позначення , зазначені в абзацах другому - четвертому, шостому та сьомому пункту 2 статті 6 Закону 3689, то необхідно перевірити, чи не займають такі елементи домінуючого положення у зображенні знака.

Водночас апеляційним судом зазначено, що в обґрунтування позовної заяви Товариство вказувало, що оскаржувані свідоцтва підлягають визнанню недійсними саме з підстав Висновку 1230, зокрема, у зв`язку з тим, що знаки ФЕНТАНІЛ-ЗН та МОРФІН-ЗН складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів певного виду (абзац третій пункту 2 статті 6 Закону 3689), тоді як Висновок 6193 містив протилежні висновки.

7.5. Таким чином, попередні судові інстанції, встановивши, що позначення МОРФІН , ФЕНТАНІЛ є міжнародними непатентованими назвами лікарських засобів, що не відповідає умовам надання правової охорони знакам для відповідних товарів, тоді як Товариство просило визнати недійсними названі свідоцтва, зокрема, на підставі абзацу третього пункту 2 статті 6 Закону 3689, - не виконали обов`язкової вказівки, що містилася в постанові суду касаційної інстанції від 18.06.2020 зі справи та не перевірили, займають чи ні елементи МОРФІН , ФЕНТАНІЛ домінуючого положення у зображенні знаків МОРФІН-ЗН та ФЕНТАНІЛ-ЗН за свідоцтвами України 233422 і 233421 .

7.6. Крім того, суд апеляційної інстанції, зазначаючи, що питання щодо визначення домінантності позначень ФЕНТАНІЛ та МОРФІН не ставилось на вирішення жодної з експертиз та не пропонувалось позивачем при призначенні судової експертизи господарським судом міста Києва ухвалою від 21.02.2019, залишив поза увагою приписи частини першої статті 99 ГПК України, відповідно до якої суд з власної ініціативи призначає експертизу у справі, зокрема, коли для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо.

Між тим визначення домінуючого положення позначення, що є загальновживаним як позначення товару певного виду у зображенні, зокрема, спірних знаків, потребує спеціальних знань.

7.7. При цьому оскаржувані судові рішення, констатуючи використання Підприємством позначення ЗН в якості комерційного найменування, відповідних доказів не містять.

7.8. Рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги процесуального законодавства і всебічно перевіривши обставини, вирішив справу відповідно до норм матеріального права, що підлягають застосуванню до таких правовідносин. Обґрунтованим визнається рішення, в якому повно відображені обставини, що мають значення для справи, висновки суду стосовно встановлених обставин і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні. Оскаржувані судові рішення зазначеним вимогам не відповідають.

7.9. Доводи касаційної скарги Підприємства не спростовують наведеного, а тому і не можуть бути підставами для її задоволення.

8. Висновки за результатами розгляду касаційних скарг

8.1. Доводи Товариства про порушення судами попередніх інстанцій норм процесуального та матеріального права у прийнятті оскаржуваних судових рішень знайшли своє підтвердження за результатами перегляду справи в касаційному порядку.

Твердження Підприємства, викладені у відзиві на касаційну скаргу Товариства, наявності таких порушень не спростовують.

8.2. Таким чином, з огляду на межі повноважень касаційної інстанції щодо встановлення обставин справи і дослідження доказів Касаційний господарський суд вважає за необхідне касаційну скаргу Товариства задовольнити, оскаржуване рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів зі справи скасувати, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.

Враховуючи, що Суд дійшов висновку про необхідність скасування рішень попередніх судових інстанцій, а згаданою додатковою постановою здійснено розподіл судових витрат за результатами прийняття судом апеляційної інстанції постанови, відповідно, скасуванню підлягає і названа додаткова постанова апеляційного суду.

З огляду на викладене доводи Підприємства щодо порушення апеляційним судом норм матеріального і процесуального права в частині відмови Підприємству у відшкодуванні судових витрат при прийнятті додаткової постанови не можуть бути підставою для задоволення його вимог.

8.3. Під час нового розгляду справи судам слід взяти до уваги викладене в цій постанові, з`ясувати усі істотні обставини справи, дослідити всі надані учасниками справи докази і в залежності від встановленого та у відповідності з чинним законодавством вирішити спір з належним обґрунтуванням мотивів та підстав такого вирішення.

8.4. Клопотання Підприємства про закриття касаційного провадження на підставі пункту 5 частини першої статті 296 ГПК України через відсутність у скарзі Товариства жодного посилання на постанови Верховного Суду з висновками, що містять відмінне застосування норм права, Судом відхилене з огляду на невідповідність підставам порушення даного провадження та результатам касаційного перегляду оскаржуваних судових рішень.

9. Судові витрати

За результатами нового розгляду має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи.

На підставі викладеного та керуючись статтями 300, 308, 310, 315 ГПК України, Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу акціонерного товариства Калцекс , Kalceks, AS задовольнити.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 02.12.2020, постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.02.2021 та додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 25.02.2021 зі справи 910/15156/18 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

3. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю Харківське фармацевтичне підприємство Здоров`я Народу залишити без задоволення.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя Б. Львов

Суддя І. Булгакова

Суддя Т. Малашенкова